中小企业跨境电商出口中的知识产权侵权风险与防范——以美国Nirvana公司诉台州眼镜企业案为例

('中小企业跨境电商出口中的知识产权侵——权风险与防范以美国Nirvana公司诉台州眼镜企业案为例摘要：近年来，随着我国跨境电商的迅速发展，知识产权侵权风险日益凸显。在跨境电商出口中，中小企业因知识产权意识薄弱，频频遭遇海外知识产权纠纷。本文基于美国Nirvana公司起诉我国跨境电商企业商标侵权案，详细分析我国中小企业在跨境电商出口中面临的知识产权侵权风险及成因，为企业防范和化解知识产权侵权风险提出相关建议。关键词：中小企业；跨境电商；知识产权；风险防范近年来我国跨境电商业务的蓬勃发展，带来跨境电商涉及平台与商户的数量和规模不断扩大，大量电商企业尤其是中小企业纷纷涌入。由于跨境电商知识产权规则与国际贸易环境的复杂性，我国中小企业在进入跨境电商市场时往往处于摸索状态，对国外知识产权规则不熟悉，因而频繁遭遇海外知识产权纠纷。美国Nirvana公司诉台州中小眼镜企业商标侵权案是发生在我国境内较为普遍兼具代表性的案件。本文从该案主要争议点出发，探讨中小企业跨境电商出口中的知识产权侵权风险问题，该种讨论对于加强我国跨境电商知识产权保护具有积极意义。一、案例介绍（一）案情介绍涅盘乐队(Nirvana)是美国知名摇滚乐队，以涅槃乐队名称为基础成立的涅槃公司（NirvanaLLC）将Nirvana商标在一系列领域进行了注册，包括服装、饰品、酒具、海报等，并在美国线上及线下平台销售Nirvana注册商标产品。2022年1月22日，涅槃公司以商标被侵权为由对从事跨境电商经营的192家企业和网络店铺向美国伊利诺伊州北部地区法院提起诉讼，其中包括部分台州小微企业。2022年2月22日，法院在对案件进行审查后发布初步禁令（PreliminaryInjunctionOrder）。禁令主要包括三部分内容：第一，限制并禁止被告制造、进出口、营销或以其他方式经营被控侵权产品或任何带有Nirvana商标或相关产品、商品包装或标签上含有Nirvana商标或疑似该商标且能起到混淆作用的标识；第二，被告网店所在的阿里巴巴、亚马逊等电商平台下架涉嫌侵权的产品及相关的营销信息、广告等，并提供被告的地址、代理人、联系方式等相关信息；第三，在法院作出下一步指令前，暂时禁止被告转移、处置其资产；第四，包括支付宝、亚马逊、eBay、Paypal在内的第三方支付平台对被告的账户和资金进行冻结，在法院作出下一步指令前，暂时禁止被告转移、处置其平台内的资产。（二）案例分析本案中，涅槃公司认为，被告在阿里巴巴、亚马逊等电商平台开设网络店铺，通过在关键词中使用Nirvana商标等行为，使得相关用户在网络搜索Nirvana商品时看到其网店，从而令消费者误以为其商品是获得涅槃公司的官方授权而购买，侵犯了涅槃公司的Nirvana商标权，因此请求法院判决被告停止侵权行为并赔偿。对于原告的指控，涉案台州企业表示，其在电商平台上传产品的过程中，为方便消费者搜索其眼镜商品，在检索的相关词条中添加了“Nirvana”字段；此外，其在产品的详细介绍页面使用了带有Nirvana字样的眼镜产品图片。根据美国法律，即使电商企业没有实际销售侵权产品，但是在电商平台未经权利人许可使用其商标或上传涉嫌侵权的图片，仍有可能被法院认定为侵权行为。由于涉案企业Paypal账号中的资金被冻结，若企业不闻不问消极应诉，法院可能作出缺席判决，依据原告的诉讼主张确定赔偿金额，并执行企业被冻结资金将其赔偿给原告。[1]为彻底解决知识产权侵权纠纷，企业只能通过和解或应诉。二、跨境电商中的知识产权侵权风险成因分析（一）跨境电商中的知识产权侵权制度不完善现下我国针对跨境电商领域的立法不多，只有出台于2018年的《电子商务法》以及国务院各部门发布的适应性通知公告等。具体到调整跨境电商中的知识产权侵权行为，除了《电子商务法》，跨境电商知识产权侵权纠纷主要由《专利法》《商标法》《著作权法》《侵权责任法》《知识产权海关保护条例》等法律法规以及相关司法解释予以规范。因此，我国跨境电商中的知识产权侵权法律体系仍待调整。具体而言，我国跨境电商中的知识产权侵权制度有以下几个方面的问题：一是涉及跨境电商知识产权的立法较为分散，且未与《商标法》《专利法》《著作权法》等知识产权单行法充分衔接。二是当前法律规范未对电商平台的权利义务予以明确规定。尽管国务院颁布于2011年的《第三方电子商务交易平台服务规范》第6.8条明确了平台经营者的知识产权保护义务，但这一规定较为笼统，缺少衔接性条款就平台这一保护义务进行详细阐述。此外，《电子商务法》“电子商务平台经营者”章节下第41条至第45条赋予平台方知识产权保护的特别义务，其中第41条规定了“平台经营者应当建立定知识产权保护规则”之义务，但《电子商务法》并未对平台未履行该义务所应当承担的法律后果作出进一步规定。对入驻企业实施知识产权侵权行为，平台未采取必要措施时是否应承担相应行政责任的问题，《电子商务法》也未予以明确。[2]三是跨境电商知识产权保护执法问题仍待解决。目前，我国并未指定专门的部门负责监管跨境电商知识产权侵权行为，分管部门却数量多而管理分散。例如海关总署在2014年颁布的《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜公告》将开展跨境电商业务的企业和个人纳入海关监管对象，而《专利法》又规定涉及专利的纠纷可以由管理专利工作的部门处理。在各部门权责不清、管理边界不明的情况下，一旦发生跨境电商知识产权侵权纠纷，权利人的正当权益难以得到应有保护。（二）平台知识产权审查义务欠缺相对于电商企业，跨境电商平台因其制定的规则对企业有较强的约束性而处于强势地位，因此加强平台的监管有利于防范跨境电商中的知识产权侵权。虽然《电子商务法》《民法典》等现有法律对平台的知识产权注意义务进行了规定，但内容较少，且在适用阶段存在着部分问题。1.平台知识产权事前主动审查义务欠缺平台的知识产权审查义务包括主动审查和被动审查两个方面。《民法典》规定的由通知引起的证明材料审查衣服属于被动审查义务，而主动审查义务包括事前主动审查及事后重复侵权行为的审查。对于事前主动审查义务，《电子商务法》第二十七条规定平台对电商商户身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息的主动审查义务，但是电商商户所销售产品或提供服务的知识产权权利正当性并未被纳入审查范围。电商平台是线上交易的主体之一，也是电商企业的管理者之一，其对电商企业的审查结果决定着企业能否进入平台从事经营活动，也能在很大程度上遏制可能的知识产权侵权风险，因此应当为平台设置知识产权的事前主动审查义务。2.平台知识产权重复侵权审查义务缺失知识产权重复侵权指的是部分平台商家在此前已被判定实施了知识产权侵权行为，在纠纷结束后，由于平台管理上的疏漏，导致该商家在平台上销售的其他产品又对他人的知识产权造成侵害。这种知识产权重复侵权在各大跨境电商平台上频繁发生，屡禁不止，严重侵害了知识产权权利人的合法正当权益，因此亟需通过事前审查防止商家的重复侵权。此外，平台在数据检索和信息管理方面具有强大的优势，同时也处于便于发现侵权行为的有利地位，赋予平台知识产权重复侵权审查义务具有可行性与必要性。（三）跨境电商企业知识产权保护意识与能力不足1.知识产权保护意识薄弱跨境电商企业以电商平台为载体进行贸易往来，面对的交易对象大多是国外客户，交易过程涉及到不同国家的知识产权法律保护、市场主体，因而具有很大的不确定性，而当前我国跨境电商企业尤其是中小企业普遍缺乏知识产权保护意识，不了解侵权行为的严重性，盲目跟风销售“网络爆款”。事实上，大多数“爆款产品”受到商标权、发明专利、外观设计等诸多知识产权保护，企业在不对产品进行把关、不熟悉外国知识产权法律制度的情况下很容易侵害他人知识产权，陷入知识产权纠纷。此外，部分企业在电商平台上传产品信息时，在产品名称、产品描述、店铺海报中使用外国商标作为产品关键词“蹭流量”，这种行为也会被外国品牌方以不正当竞争为由提起知识产权侵权诉讼。2.知识产权管理水平较低由于知识产权具有地域性，若跨境电商企业通过电商平台销往国外的产品未在当地国家获得注册商标或相关专利，则极易发生知识产权侵权风险。然而，与美国等发达国家相比，我国电子商务起步较晚，跨境电商平台又因准入门槛低、投入成本小等优势，吸引了大批小微企业入驻，这些小微企业缺乏知识产权管理理念，没有提前做好海外知识产权布局的概念，为打开产品销量迅速抢占市场，往往采取低价策略，将成本控制到最低，因而埋下了知识产权侵权隐患。在没有自主知识产权的情况下进入海外市场，即使企业赚取了大额利润，后续也有可能因为知识产权侵权行为而被遭到指控，最终将利益拱手让人。[3]3.知识产权维权能力不足近年来，以美国为主的发达国家加大了对中国企业对外贸易的打击力度，美国联邦伊利诺伊州北区地方法院更是成为专门受理涉及我国跨境电商知识产权纠纷诉讼的法院。在外国权利人及其委托的律师事务所准备充分、并在所在国本地法院提起对我国跨境电商企业知识产权诉讼的情形下，受制于信息不对称、语言不通、应诉期限短等问题，中小型跨境电商企业因缺乏维权意识，在收到外国法院以邮件、微信、qq等形式发送的诉讼文书时，往往置之不理，更有甚者，由于未及时查收电商平台使用的邮箱内邮件，不知自身已被法院起诉，以致丧失宝贵的应对时间，使得自身合法权益难以保障。即便企业有心维权，但高昂的诉讼成本和极高的诉讼风险往往令企业望而却步。三、跨境电商中的知识产权侵权风险防范建议（一）健全跨境电商知识产权法律体系结合当前海外知识产权环境的复杂变化对我国跨境电商企业提出的新挑战，以及我国跨境电商领域发展的实际，建议在以下层面健全我国目前的跨境电商知识产权法律体系：一是完善跨境电商知识产权保护方面的法律法规。目前《电子商务法》调整跨境电商知识产权领域的规则较少，因此需要根据跨境电商知识产权的特性完善相关治理机制。[4]二是明确跨境电商平台的责任义务。由于电子商务平台是参与跨境电商知识产权侵权监管的重要主体之一，因此完善跨境电商相关法律法规、明确电商平台注意义务及监管义务是必不可少的环节，另一方面，也可以考虑纳入平台参与知识产权侵权监管的激励和保障机制作为鼓励手段。三是提升跨境电商知识产权保护的监督管理能力。各部门对跨境电商知识产权的分散管理可能带来管理上的漏洞，就同一问题出现管理遗漏或双重管理的现象，因此要进一步明确跨境电商领域知识产权保护的相关责任，厘清职责边界，比如跨境电商平台的监管、侵权产品出境的管控等方面，并强化协作保护，提升行政保护效能，共同加强知识产权风险的预警和防范。[5]（二）提升平台治理能力1.构建平台信用分级管理机制《电子商务法》第三十九条规定了电商平台经营者应当建立健全信用评价机制，但在具体落实方面并未进行进一步的说明，因此跨境电商平台有必要在对电商企业信用评级的基础上构建信用分级管理机制，将电商商户的经营信息、违规信息、历史投诉等作为评价指标进行信用等级评价，根据不同信用级别采取不同措施，例如，对于频繁实施知识产权侵权行为、有多项被投诉记录的企业实施处罚，严重者可以要求企业退出平台，反之对拥有自主知识产权的创新企业予以奖励。对于电商企业的信用分级并非一成不变，而是可以调整的动态治理过程。平台对电商企业评定等级后，可以根据企业的后续整改、经营状况、被投诉情况等对等级进行及时调整。同时，平台也可考虑设立保证金机制，要求企业入驻平台前交纳一定数额的保证金，在企业侵犯他人知识产权时，扣除保证金先行赔付被侵权人，这样可对企业起到一定的震慑作用，企业若想避免被扣保证金，需诚信经营，遵守平台规则。2.落实知识产权事前主动审查义务电商平台作为入驻平台的电商商户的管理者，通过审查商户所提供产品或服务的知识产权权利正当性，能在很大程度上避免后续的知识产权侵权行为的发生。由于大部分电商企业销售的产品系企业从供应商处采购，因此平台可以要求企业提供关于产品合法来源的证明文件；对于部分企业在平台宣传文案所述的“自主知识产权”产品，平台可以要求企业提供关于该产品的知识产权权利证明文件。此外，随着技术的发展，平台可以采取技术手段，将企业上传的知识产权权利证明材料对接至专利、商标及著作权查询平台，通过自行比对途径审查企业提供的材料。[6]3.落实重复侵权的审查义务虽然《电子商务法》第二十七条规定了电商平台对入驻商家身份、地址、联系方式、行政许可等信息的核验义务，但这一义务只是一般审查义务，具体到跨境电商知识产权侵权范围的事前审查义务，平台还应当对电商商户的知识产权重复侵权行为进行审查。具体而言，平台应将有过知识产权侵权行为记录的商家纳为重点监管对象，在产品上架信息、入库、订单生成、出库等环节给予更为严格的监管，一方面在产品上架时通过使用技术过滤手段将不属于企业经营范围内的产品筛查掉，另一方面以人工辅助形式定期审查该商户上传的产品信息。（三）提升跨境电商企业的知识产权保护意识与能力1.做好侵权排查知识产权的地域性要求跨境电商企业在交易过程中应当遵守本国的知识产权法律规定与外国的相关规定。为了从根源上预防知识产权侵权，企业应当在产品上架前进行有效的检索，分析该款产品在国外是否已取得知识产权，做好风险排查和预警。若产品可能存在商标侵权风险，企业应当进行涉及的商标进行侵权风险排查。企业在做商标侵权排查的相关检索时，应当尽可能扩大检索范围，不仅应当对产品外包装、产品本身的商标进行检索，此外还应当对在电商平台上传产品时所用的关键词、所上传图片中涉及的特定词汇等进行检索排查。若产品涉及专利，跨境电商企业应当委托具有资质的专业机构对产品所涉专利进行侵权风险分析评估，以防侵犯他人专利权。对于大部分跨境电商企业而言，其在电商平台销售的产品大多是从供应商处采购，对于可能存在侵权风险的产品，企业可以要求供应商提供关于产品合法来源的证明文件；若供应商无法提供或产品潜在的侵权风险过大，企业应当及时更换产品，避免陷入侵权困境。对于“自产自销”的跨境电商企业，应当避免产品设计、生产过程中的“傍名牌”等搭便车行为，避免产品侵权。2.做好知识产权部署为避免侵犯他人知识产权，提升产品附加值，跨境电商企业应当做好海外知识产权战略布局署。鉴于目前大多数国家实行申请专利在先原则，企业应在产品销售国抢先申请专利；此外，由于外观设计专利审查周期较短，更易获得授权，企业应当优先考虑申请外观专利，之后再及时申请核心技术专利。[7]对于易被破解或保密难度较大的技术，也要提前做好专利申请。此外，跨境电商企业要做好商标海外布局，先在国内和产品销售国就拟销售产品申请商标注册，并按照平台要求进行商标备案。在获得注册商标后，企业应当查询产品销售国的商标有效期及续展日期、费用等规定，及时办理商标续展手续，防止商标因到期未续展被他人重新申请注册。3.积极应诉由于对外国的法律、司法程序不熟悉，加上语言不通、诉讼费用高昂等问题，我国跨境电商企业在海外被诉时，大部分会选择不予理睬，放弃应诉，这样的后果是企业失去答辩的最佳时机，法院将仅依据原告的诉讼主张作出缺席判决，并在多数情况下将被告企业账户内被冻结的资金全部划走作为赔偿。即使企业被冻结的资金数目不多，若该冻结的资金不足以支付赔偿金，后续企业在被诉法院所在国家的账户流入的资金也会被法院执行以偿还赔偿金。因此，跨境电商企业在海外被诉时，应当积极应对，根据实际情况选择应诉或和解，尽可能降低损失。在确认自己没有侵权行为的情况下，企业应积极收集证据提交给平台说明情况，并及时委托专业律师进行处理。若企业行为被查证属于侵权或企业无力承担高昂的跨国诉讼成本，可寻求和解。在与原告方签订和解协议后，原告方会以和解协议向法院请求撤回对企业的起诉。此外，部分地方政府为鼓励企业积极应对海外知识产权纠纷，维护自身合法权益，对于本辖区内在海外知识产权维权诉讼中获得胜诉或达成和解的企业将给予资金补贴，以减少企业的应诉成本，因此企业可向主管相关事务的政府部门反映情况，寻求咨询或维权援助，并了解当地是否有海外知识产权专项资金。[1]郑小莹：《中小企业跨境电商知识产权风险规避探索》，载《成都工业学院学报》2021年第2期，第74页。[2]杜颖：《<电子商务法>知识产权条款的适用与评价》，载《电子知识产权》2021年第4期，第7页。[3]强哲婷：《“一带一路”背景下企业海外知识产权风险及防范》，载《现代商业》2022年第3期，第83页。[4]陆黎梅：《跨境电商知识产权保护问题研究》，载《中国经贸导刊》2019年第10期，第24页。[5]万丽：《从一则案例看跨境电商出口中的知识产权侵权风险与防范》，载《对外经贸实务》2020年第11期，第75页。[6]李伟，李孝娟：《论电商平台知识产权事前审查义务》，载《中国发展》2019年第1期，第87页。[7]陆黎梅：《跨境电商知识产权保护问题研究》，载《中国经贸导刊》2019年第10期，第24页。',)